특허청, “해외 특허관리기업(NPE)에게서 우리 수출기업 보호”
특허권 대거 사들인 뒤 특허소송 제기, “수출기업들 피해 커”
특허침해 가능성 차단, 분쟁특허 무효화·회피설계, 경고장 등 지원
[중소기업투데이 이상영 기자] 국내에서 지식재산권을 미끼로 ‘사냥’을 일삼는 변호사나 법인이 있듯이, 해외에선 자신의 특허권 위반 소지가 있는 사건만을 골라, 특허소송 등으로 먹고사는 ‘특허위반 사냥 기업’들이 많다. 이들 특허관리기업(NPE, Non-Practicing Entity)들은 한국 기업들이 해외수출을 하는 과정에서 큰 걸림돌이 되고 있다.
특허청에 따르면 NPE는 자신들이 보유한 특허권으로 직접 제조, 판매 등 생산 활동을 하지 않고, 그저 특허권 행사(라이선스, 손해배상 소송)로 수익을 창출하는 기업들이다.
이에 특허청은 우리 기업들이 해외 NPE이 덫을 놓은 특허 위반 소지를 사전에 파악하여 특허분쟁에 미리 대비하고, 반도체 등 우리 주력 산업의 해외 특허관리기업(NPE) 공격에 대한 방어능력도 높이는 방안을 내놓았다.
NPE에 대한 자세한 정보 제공
이를 위해 우선 해외 특허관리기업(NPE) 활동 동향에 대한 정보제공을 강화한다. 특허분석 결과, 해외 특허관리기업(NPE)이 우리기업 대상으로 소송이 제기된 특허위반 사안들은 평균적으로 일반소송에 사용된 특허권보다 ‘피인용 수’와, ‘다국가 출원 특허(패밀리특허) 수’가 월등히 높은 특징을 보였다.
여기서 패밀리 특허는 하나의 특허가 여러 국가에 출원되는 경우, 각국에 출원된 특허들을 지칭하는 용어다. 그야말로 여러 국가에 ‘낚시’를 드리운 셈이다.
특허청은 이러한 특허관리기업(NPE) 소송특허의 특성 자료(데이터)를 이용해 분쟁 고위험 특허정보를 제공하고, 산업별로 분쟁위험을 조기에 경보하는 시스템을 이달 말에 개통할 예정이다.
해외의 NPE들은 특허소송을 걸기위해 사전작업으로 특허를 신규로 매입하거나 매입한 특허권의 권리범위를 재등록(Reissue)하는 경향이 있다. 이러한 특이동향을 감시한 후, 특허 위험도를 분석하여 국내기업에게 선제적으로 제공하는 방안도 곧 마련하기로 했다.
NPE 특허 제소 빈발한 산업 분야 집중 지원
다음으로 해외 NPE에 의한 특허분쟁이 빈발한 산업 분야에 특히 관심을 갖고 지원키로 했다.
미국에서의 NPE에 의한 소송을 기준으로 보면, 우리 기업과 특허관리기업(NPE)의 특허분쟁의 약 85%가 정보통신과 전기전자 분야에 집중되어 있다. 이러한 현실에 맞춰, 특허분쟁 대응전략 상담 등 정부 지원사업을 특허관리기업(NPE) 특허분쟁이 빈번한 산업분야에 집중적으로 제공하기로 했다.
특히 중소기업들을 위해 특허침해분석(상대특허 침해여부)과, 분쟁특허 무효화·회피설계, 경고장 대응, 소송 방어, 사용권(라이선스) 협상 전략 등을 조언하거나 지원할 계획이다.
해외 NPE들은 또 소송 수익의 극대화를 위해 다수기업을 동시에 공격하는게 특징이다. 최근 5년(2018∼2022년) 동안 동일한 NPE 특허로 다수의 국내기업을 대상으로 한 공동제소 사례만 41건에 달할 정도다.
그러므로 “개별 대응이 아니라 같은 내용으로 소송을 당한 기업들이 공동으로 대응할 수 있도록 반도체 등 주요 산업분야 협·단체와의 협력체계도 강화해나간다.”는 계획이다.
해외이전 특허, ‘부메랑’ 제소 차단하는 계약 필수
특허청은 또 우리가 낸 특허가 나중엔 거꾸로 ‘부메랑’이 되어 돌아오는 사태를 막기 위한 방안도 마련하기로 했다.
대학이나 공공연구소가 낸 특허를 해외 이전하는 경우가 대표적이다. 그런 해외이전 특허가 나중에 거꾸로 우리 기업을 상대로 한 특허소송에 악용되는 것이다. 이에 “해외로 특허 이전할 경우, 국내기업에 대한 보호장치를 두도록 실무지침을 제공하고, 자체 심의 위원회를 구축하기로 한다”는 설명이다.
즉, 국내기업에 대해 후일 제소하지 않는다는 특약이나, 만약 국내기업에 대해 제소할 경우 애초 특허를 이전한 국내 기관의 동의를 받아야 하는 등의 계약 문구를 넣도록 한다.
특허청은 “해외 NPE에 대한 방어적인 대응을 넘어, 우리도 해외로부터 특허수익을 적극적으로 창출할 필요가 있다.”면서 “이를 위해, 정부는 해외기업에 의해 특허권을 침해당한 우리기업이 적극적으로 권리를 행사하여 수익을 창출할 수 있도록, 국내 투자사의 소송투자나 토종 특허관리기업(NPE)으로의 소송 위탁(아웃소싱) 유치를 지원할 계획”이라고 밝혔다.
한편 우리기업에 대한 해외 NPE 특허소송은 2019년 90건에서 2022년 126건으로 증가하고 있다. 또 해외로 매각된 특허가 거꾸로 NPE의 소송으로 돌아오는 부메랑 특허도 발생하고 있는 상황이다.
이같은 특허침해소송은 해당 국가에서의 제품 판매를 금지시킬 수도 있다. 특히 우리기업의 주요 수출시장인 미국에서 NPE 특허침해소송의 약 95%가 발생하고 있어 해외 수출에 큰 위험요소가 되고 있다. 또한, 미국은 손해배상액과 소송비용이 국내에 비해 월등히 높아 피소 기업의 부담이 큰 편이다.